2003年5月，中国社会科学出版社与英国的费德里克?沃恩有限公司(FREDERICK WARNE&CO.LIMITED，以下简称沃恩公司)发生了一宗图书商标权纠纷。一段时间过去了，同一 件事已演变成两个官司：(1)沃恩公司向北京市工商局投诉中国社会科学出版社出版“ 彼得兔系列”图书侵犯了其商标权；(2)中国社会科学出版社针锋相对，向北京市第一 中级人民法院提起“确认不侵犯商标权”之诉。目前两案均在进行中。此案引起了我国 司法界、工商行政管理部门、新闻出版界及其管理部门的广泛关注，人们在研究探讨、 在激烈争论，意见纷纭，莫衷一是。一件似乎很普通的民事案件，为什么能引起这么大 的震动?在我看来，我国有关部门是“老革命遇到新问题”，它对我国知识产权方面的 司法理论与实践提出了新的挑战，有许多新的问题需要我们认真思考和妥善解决。以下 就本人认识所及谈点粗浅看法。

 

　　一、“彼得兔系列”图书商标案看似简单，其法律含义却非常丰富

 

　　为了便于分析思考问题，我们先介绍一下“彼得兔系列”图书商标案的基本事实。

 

　　中国社会科学出版社于2003年4月正式出版了“彼得兔系列”图书四册，它选自已故英国著名童话作家毕翠克丝?波特(Beatrix Potter，以下简称“波特”)的名著。

 

　　波特在1902年至1913年期间创作了《彼得兔的故事》等一系列童话故事，并亲手绘制了故事中的所有插图。其中“彼得兔”(Peter Rabbit)是波特发表的第一个故事作品的主角，也是她笔下众多动物中最有名的一个。因此，“彼得兔”已成为人们对波特本人 及其作品的代称和标志，波特创作的穿着蓝色夹克衫的彼得兔形象(其中尤以彼得兔的 “右侧面小跑图”为代表)亦成为波特作品的标志图，甚至于人们将波特居住的英国湖 区称为“彼得兔”的家乡。波特女士于1943年去世，根据中国《著作权法》，其创作的 童话故事及其插图，自1994年1月1日起进入公有领域。

 

　　在波特作品版权进入公有领域9年后，中国社会科学出版社从美国出版的几个波特作品集版本中选择了19个故事进行翻译出版。出版时为方便小读者阅读、携带及购买时可自由选择，该社将所选19个故事分成四册，各册图书分别选用其中一篇作品的名称而取名为《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》、《平小猪的故事》。同时，鉴于原作者在中国尚无知名度，根据国外已经对波特作品集形成的通称而用 “彼得兔系列”作为四册图书的统一书名，以标示该四册图书的同一作者、同系列、同 为动物童话的特征。在装帧设计上，为与全书正文图文并茂的风格相一致，与“彼得兔 系列”书名相对应，遂选择最有代表性并已成为波特系列作品标识的彼得兔形象图之一 ，即“右侧面小跑图”(以下简称“兔子小跑图”)，用于四册图书的封面、书脊和页码 上。熟悉图书出版工作的人都知道，该图这种用法属于图书的装帧装饰。同时，为对读 者负责，波特的这四册书像中国社会科学出版社所出版的其他图书一样，无一例外均显 著地使用了自己的商标：郭体字“中国社会科学出版社”和由中国社会科学出版社英文 名(CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS)各个单词的第一个字母巧妙组成的图形商标，这是 在中华人民共和国工商行政管理总局正式注册的商标。

 

　　“彼得兔系列”图书出版不久，沃恩公司通过其代理人到北京市工商局起诉中国社会科学出版社侵犯了它的商标权。沃恩公司是一家历史比较长的英国出版商，1993年6月 ，即波特的作品在中国即将进入公有领域时，它将该系列故事中的十多幅插图(包括“ 兔子小跑图”)在中国申请商标注册，并于1994年10月得到中国国家工商总局核准。据 我们了解，沃恩公司在中国注册商标后并未在中国大陆出版过波特女士作品，自然也没 有在图书商品上使用过“兔子小跑图”商标。

 

　　北京市工商局受理英国公司投诉后未听取被告申辩就立即查封了图书。中国社会科学出版社认为自己是遵循出版界通常描述图书类作品内容特征的方法及根据国外其他出版社对波特作品集的惯称，使用“彼得兔”和“兔子小跑图”作为书名和装帧，属于正常和善意的使用，不论是从使用本意还是标识效果上，“彼得兔”及“兔子小跑图”都并 非作为该系列图书的商标使用，因而并未侵犯沃恩公司的商标权。基于此，该社一方面 借鉴国际司法实践，根据民事诉讼法相关规定，以沃恩公司为被告，向北京市第一中级 人民法院提起“请求确认不侵犯商标权”之诉。北京市第一中级人民法院于2003年6月1 0日受理，计划于2004年5月18日开庭。另一方面，多次以书面形式向北京市及西城区的工商局陈述自己没有侵犯沃恩公司商标权的意见，而且考虑到已向法院起诉，根据商标侵权由司法机关终裁的原则，遂请求工商局中止行政处理程序，由法院审理此案。但这一合法请求被北京市工商局拒绝，并于2003年8月26日做出行政处罚决定。中国社会科学出版社对此当然不能接受。根据我国现行法律规定，他们已准备提请行政复议，必要时还将提起行政诉讼。这将是一个漫长的司法过程。

 

　　本案所涉事实并不复杂，但处理这样的案件对于中国有关部门来说尚属首次，现有有关法律规定又不是很明确，各方争议或分歧颇多，比如：(1)如何认定中国社会科学出 版社在“彼得兔系列”图书中使用“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”的行为的法律 性质?解决这个焦点问题需要搞清的核心是：中国社会科学出版社在“彼得兔系列”图 书中使用“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”是否构成商标使用、是否构成对沃恩公 司商标专有权的侵犯”沃恩公司将波特为自己作品所绘插图单另拿出来注册成商标，是 否可以限制其他方在波特作品集中使用?(2)与此相关的问题有：什么是图书商品的商标 ，什么是图书商品的装帧，什么是对图书商品的内容或其他特征的描述性标识?根据什 么标准来判断一个标识是做商标使用?(3)出版者在出版图书前的知识产权法律审查义务 的范围到底有多大?对于已过著作权保护期而进入公有领域的作品，如何保护公共利益 、保障社会公众自由平等的使用权?(4)最后，注册商标只有使用才有效，对根本不可能 被使用的商标是否能核准注册?外国公司在中国注册的商标长期不使用应不应该撤销?以 上种种问题，无论对于我国的工商行政部门，还是我国的法院，甚至立法机关，似乎都 是新问题，在法律尚无明晰而无歧义的条文可援引时，应该如何对待，这些都是值得认 真思考的。

 

　　二、商标的定义及其判断标准

 

　　1.一般商品。

 

　　一般商品的商标是能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可 视性标志。商标的作用是区分商品的来源者(包括生产者、制造者、加工者或者经销者 、提供服务者，下统称“生产者”)，即将生产同一商品的此生产者与彼生产者分开。一个可视性标志能够作为商标用的必要条件是具有显著性；但是，一个可视性标志在某一商品上使用，且具有显著性，并不必然是该商品的商标。《中华人民共和国商标法》第十一条及《商标法实施条例》第四十九条规定，具显著性的标志如果“(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”，则不得作为商标注册，注册商标中含有该类商品的上述 描述性内容，则“注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。据此，我们认为：判断 一个具有显著性的标识是否为商标的标准，应当是而且只能是其作用是否用来标识商品的来源，即区分商品的生产者。童话中的兔子显然并不是标识商品来源的。

 

　　2.我国图书商品商标的特殊性。

 

　　图书这种商品与其他商品比，有共性也有个性。一般说来，图书商品的产生，首先要有作者创作的作品，其次要有可供传播、阅读用的物质载体。但是，在我国，有了这两项还不行，因为目前图书出版由国家管理，国家通过核发经营许可证的方式设立出版单位进行图书生产经营，并对图书实行书号管理。只有这样合法出版的图书，才能作为合法商品向公众发行、销售。迄今为止，我国主管部门尚未批准任何外资机构或外国人在中国大陆出版(生产)图书。因此，在中国大陆，目前图书商品的生产者只能是由新闻出版总署批准成立的中国的出版社；图书商品的商标应当是标识图书的出版者，是为了区 分不同出版社的显著性标识，而非表示作品本身特征、为了区分不同作者或不同作品本 身的标识。事实上，中国所有合法的出版社，无一例外地均以本社名称和社标为其出版 图书的商标(如果所出版的图书有商标的话)。此外，按出版惯例，对一种作品集图书， 通常可以用其中一篇作品的名称，或以作者姓名、笔名或代称，或作者创作的重要角色 名等作为图书名称(包括图书的主书名、副书名、丛书名)。而在装帧上，亦通常用书中 插图、角色形象、作者形象(照片)、作品内容特征标识等配合描述作品特征。这些描述 作品本身特征的文字或其他标识，目的在于向读者揭示图书中的作品内容，即区分不同 图书商品的组成成分，而不是标识或区分不同的出版者。因此，这类标识就不应被认为 是作为该图书商品的商标使用，不应当将图书商品上出现的任何显著性标识简单地认定 为商标。

 

　　3.“彼得兔系列”图书末侵犯商标权的理由。

 

　　具体到对中国社会科学出版社在上述四册图书上使用“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”的性质如何看待，我们认为不应忽视如下事实：(1)“彼得兔”和“兔子小跑图”直接源于波特创作的最知名的角色名称和形象。在国外，“彼得兔”早已不再单指波特的某一个童话故事，而已经被用来指称几乎所有她创作的童话故事，已成为波特系列作品的代称和标志。中国社会科学出版社在编译出版这套在世界许多国家已成为名著的 作品集时，直接采用这两个通用标识应当说是很自然的选择，并未侵害任何人的知识产 权。(2)中国社会科学出版社始终是将“彼得兔系列”这五个字及“兔子小跑图”用来 描述该系列书作品内容特征，其作用一是作为波特作品集系列图书的统一书名，二是与 统一书名相应，作为该系列所含四册图书的装帧中的共性标识。这两个标识，虽然一个 是文字，一个是图，但二者的含义和标识指向是一致的，都是直接描述作品本身内容特 征。更为关键的是，在“彼得兔系列”图书上均已明确标示“中国社会科学出版社”为 该系列图书的出版者，且使用了该社经国家工商总局核准了的专用注册商标。可见，中 国社会科学出版社根本不愿意读者将该系列图书与什么英国公司的出版物相混淆，而任 何一个有正常识别力的读者都能据此判定它们是中国社会科学出版社出版的图书，根本 不存在中国社会科学出版社将“彼得兔系列”、“兔子小跑图”故意或可能引人误解地 指向标识自己。且不说沃恩公司从未在中国出版过图书，即使拿其在国外出版的波特同 类图书与中国社会科学出版社出版的这套图书放在一起比较，读者也能很容易区分这些 图书各自的出版社。

 

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